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浅谈美国专利终审意见后程序
王赛
随着
越来越多的中国企业参与到国际竞争中，
在海外进行知识产权保护也越来越被中国
企业所重视，
其中，
作为世界第一大经济体的
美国已成为很多企业进行海外专利申请的首选
国家。
美国专利审查制度相对于中国、
欧洲、日本等国家有其独特性，其中之一
在于它的
“终
审意见”
（
Final Office
Action
，以下简称
Final OA
）和“请求再审查”
（
Request for
Continued
Examination
，以下简称
RCE
）程序。有人把美国
Final O
A
看作中国的驳回决定通知书，认为
其等同于专利局做出的最终
审查决定，这其实是一种误解。这里的“
Final
”其实只是
表示之
前所缴纳的检索费和审查费已经用尽的意思。所以，不要因为收到权利要求全部被
核驳的
Final OA
而沮丧，尤其是这往往只是官方发出的
第二次审查意见！不同于中国国家知识产权
局对一件专利申请发出三次、四次，
甚至六次、
七次的审查意见通知书，
在第二次审
查时发
出
Final OA
其实是美国
专利审查中再正常不过的情况。根据笔者的经验，只有
1/3
左
右的专
利申请能够在
Final
OA
之前接到两次以上的
non-Final OA
。另外，由于修改权利要求意味着
审查员需要对新的技术方案再次检索和审
查，
Final OA
也有修改权利要求的窗口已经关闭的
意思。在收到
Final
OA
后，理论上在答复中不能再对权利要求书进行实质性修改。
既然
Final OA
表示之前缴纳的
检索费和审查费已经用尽，
那么再缴纳费用让专利局继续
审查是
否可以呢？答案是肯定的。通过提交
RCE
请求并缴纳相应的费
用，专利局的审查之
门再次开启，申请人也可以再次修改权利要求书了。目前美国官方对
提交
RCE
请求的次数
没有限制，
所以理论上只要申请人愿意，
就可以通过不断请求
< br>RCE
，
使专利局一直审查下去。
因此，美国并不存在类似于中国的驳回决定通知书这样的东西。
通过了解以上这些内容就可以发现，
中美两国专利审查制度仅在程序上就很不一样，
对
于
Final OA
，我们不仅要了解其含义，更重要的是要了解其相关法律法规，以及如何进行应
对。
（
1
）
Final OA
的答复期限
Final OA
答复的法定期限一般是发文日起
3
个月，同时在这一期限中，有一关键时间点
——发
文日起
2
个月。
这里不得不提到另一种
类的审查意见，
即
Advisory
Action
（有译作
“建
议书”或“
劝告书”
，下称
Advisory
）<
/p>
，由官方在申请人答复
Final OA
之后酌情发出，用于告
知申请人其答复意见已被审查员考虑，
但
不能使专利申请授权，
申请人可以请求复审
（
< br>Appeal
）
或提出
RCE<
/p>
请求。
官方规定，
如果申请人对
Final
OA
的答复在
2
个月内递交，
而审查员的
Advisory
在
Final
OA
答复的法定期限后发出的，延期费从
Advisory
的发文日起算，否则从
Final
OA
答复的法
定期限起
算。图
1
和图
2
反映了在不同时间段答复
Final
OA
引起的区别。
Response;
RCE;
Pre-
Appeal;
etc.
With 1
个月延
Advisory
期费
FOA
Response
2
个月
2016.11.1
2016.9.1
2016.1
2.1
3
个月
2017.1.15
2016.12.31
2016.12.15
图
1
：在
2
个月内答复
Final OA
，<
/p>
Advisory
在
Final
OA
法限后发出
Response;
RCE;
Pre-
Appeal;
etc.
With 2
个月延
期费
Advisory
FOA
Response
2
个月
2016.11.1
2016.9.1
2016.1
2.1
3
个月
2017.1.15
2016.11.2
2016.12.15
图
2
：答复
F
inal OA
时间超过
2
个月
从上面两张图可以看到，虽然图
2
的答复（
response
< br>）时间只比图
1
的答复时间晚了
2
天，
并且
Advisory
发文日与图
1
相同，
但
由于延期费的起算日不同，
延期费却多缴了
1
< br>个月
（官费
200
美金）
！由此可以看到，在
Final OA
发文日
起
2
个月内进行答复是非常重要的！
那么，是不是只要在
2
个月内答复就可以了呢？应该说一般是这样的，但是如果你答
复的时间晚，<
/p>
审查员的审查也相应延后，
虽然大多数情况审查员会尽量在
3
个月法限内发出
下一次官文，
但不排除超期的情况。
这时候，
申请人无论进行后续
何种动作都需要同时缴纳
延期费。因此，笔者的建议是，对于
F
inal OA
，越早答复越好，既可以给审查员充分的考虑
时
间，
即使答复不被接受，
由于
Advi
sory
下来的早，
申请人也有时间从容决定下一步如何进
行。从下图
3
可以看到，尽早答复
Final OA
，可以争取到半个月乃至
1<
/p>
个多月的
Advisory
答
复时间（无延期费）
。
Response;
RCE;
Pre-
Appeal;
etc.
Response
< br>延期最长
6
个月
Advisor
y
FOA
2016.9.1
2016.
9.27
2016.11.1
2
个月<
/p>
2016.12.1
3
个月
2016.11.12
图
3
：在
2
个月内答复
< br>Final OA
，
Advisory
< br>在
Final OA
法限前发出
（
2
）
Fin
al OA
的答复要求
上面已经提到，
Final
OA
意味着修改权利要求的窗口已经关闭。在答复
Final
OA
时，申
请人只能进行权利要求的删除，
或者对权利要求进行修改以克服形式性问题，
判断的标准是
不能引起新的问题（
raising new issue
）<
/p>
，可以使审查员不进行检索而对权利要求是否可以授
权再加考虑。
对于是否引起新的问题的判断，尺度的把握在于审查员，笔者既有
Final
阶段